Home
Ons team
»
FAQ
»
Publicaties
»
IP-kennisquiz
»
Onze diensten
Merkennieuws
i-Webhosting inbreuk op IWEB – BBIE in spagaat - welke lijn gaat het BBIE volgen? i-Webhosting inbreuk op IWEB – BBIE in spagaat - welke lijn gaat het BBIE volgen?

i-Webhosting inbreuk op IWEB – BBIE in spagaat - welke lijn gaat het BBIE volgen?

Sinds 2004 gebruikt het Groningse full service internetbureau IWink het teken iWEBHOSTING voor het aanbieden van hosting diensten. Apple heef in 2004 het logo IWEB gedeponeerd als Europees merk en de woordmerken in 2006. Het merk is in gebruik sinds  2007. Als IWink voor het logo in 2010 bescherming aangevraagd bij het BBIE, gaat Apple in de aanval. Inbreuk op haar merkrechten en start een oppositie. Uitslag van het BBIE deze week, en de grote vraag is, blijft het BBIE haar eigen lijn volgen in deze oppositie of kiest zij de lijn van het OHIIM

iWINK lanceert een nieuwe dienst onder de naam IWEBHOSTING maar heeft geen merk hiervoor aangevraagd. Dat is beroerd want in ons continentale stelsel, krijgen we pas bescherming na registratie en niet door gebruik.

In deze kwestie, gaat het echter niet alleen om gebruik van de naam voor een dienst. In 2002 wordt namelijk ook de URL vastgelegd en (zover ik uit de pers kan opmaken), wordt de naam volop gebruikt. Niet alleen voor het aanbieden van webhostingdiensten, maar tevens als een 2de handelsnaam. Kijk en nu wordt het dus heel interessant.

Apple heeft de zaken wel goed aangepakt. Bij de lancering van IWEb wordt direct het merk geregistreerd. Een merk dat naar mijn mening uitsluitend is opgebouwd uit de beschrijvende elementen I en WEB. 2 beschrijvende elementen, I is namelijk de standaard afkorting voor Informatie of voor Internet en WEB de afkorting voor WEBSITES, WEBHOSTING. Zoals iedereen weet, zijn de Europese autoriteiten een stuk liberaler. Het merk is daar zowaar nog geaccepteerd. De merken zijn aangevraagd in 2006 en het gebruik start (volgens de pers pas) in 2007, dus het lijkt erop dat inburgering niet relevant is.

iWINK wil bij nader inzien haar goodwill beschermen en besluit voor het logo merkbescherming aan te vragen in de Benelux. Ook dat is slim, omdat de aanvraag van een woordmerk met grote zekerheid  geweigerd zal worden in de Benelux, dus is een logo het enige alternatief.

Wat maakt deze zaak nu zo leuk. De vraag hoe het BBIE nu zal omgaan met deze oppositie. Om de merken met elkaar te kunnen vergelijken, zal er een uitspraak gedaan moeten worden over de dominante en onderscheidende elementen. Zie hier het probleem van twee verschillende interpretaties. Een probleem waar mening merkhouder in de praktijk dagelijks tegen aanloopt.

Het BBIE hanteert normaal een wat strenger beleid voor wat betreft de vraag of merken beschrijvend dan wel verwijzend zijn. Het lijntje tussen verwijzend en beschrijvend is dun, maar vaak worden deze merken in de Benelux geweigerd omdat de woorden toch beschrijvend vindt terwijl een dergelijk merk daarna vaak wel geaccepteerd wordt in Europa omdat men dit verwijzend vindt. Om die reden worden daarom veel verwijzende merken als woordmerk aangevraagd en geregistreerd in Europa. Echter bij een conflict (zoals nu) hebben beide merken allebei evenveel rechtskracht. De vraag is dan nu ook, hoe gaat het BBIE verder.

Apple heeft de oppositie gebaseerd op haar Europese merken. Het BBIE doet hier niets mee (ook de rechter niet), deze merken zijn gewoon geldig, want ze zijn eerder beoordeeld op onderscheidend vermogen (ook al is het eigen beleid hier anders op). Mocht je als wederpartij hier een probleem mee hebben, start dan maar een nietigheidprocedure tegen deze registratie. In dat geval zal er wel rekening mee worden gehouden en de procedure worden uitgesteld.

De vraag is dan ook welke lijn de oppositieafdeling van het BBIE zal volgen bij de beoordeling of de tekens op elkaar lijken. In die beoordeling moet gekeken worden naar de onderscheidende dominante delen.

Volgt men hier de lijn van het beleid van het BBIE (dat kan namelijk), zo ja dan is het woordelement IWEBHOSTING totaal niet relevant omdat het puur beschrijvend is. In dat geval moet er gekeken worden naar het logo wat geheel anders is. Of volgt men de meer liberalere lijn van Europa waar soms aan dergelijke woordelementen nog wel enig onderscheidend vermogen wordt toegekend.

Jammer genoeg is dit dus geen rechtszaak, zodat heel het handelsnaamrechtelijke deel buiten beschouwing blijft. Toch is dat uiterst interessant. Want als het Groningse bedrijf inderdaad sinds 2002 actief is bedrijf onder deze naam, dan kan de merkaanvraag mogelijk wel doorgehaald worden in deze oppositie, maar levert dat nog geen verbod op in verband met het handelsnaam gebruik en het gebruik als handelsnaam op de website (die momenteel off-line gehaald is). De zaak doet erg denken aan ATOS ORIGIN en het kleine bedrijfje dat vergelijkbare diensten eerdere aanbood. In eerste instantie won het kleine bedrijfje ook puur op haar handelsnaam omdat de diensten die aangeboden werden identiek zijn. Vlak voor het hoger beroep is de zaak voor veel geld geschikt.

Apple heeft aankondigd dat domeinnaam (die een nummer 1 positie bij Google heeft) overgedragen moet worden en dat er een verbod op het gebruik van de handelsnaam moet komen. Afwachten is dus wat eerste het BBIE doet en daarna op Apple de zaak doorzet.

merken

Merkinbreuk, merkkwesties en opposities
»


De laatste artikelen
Valse hoop beschrijvend merk
Social media en de Olympische Spelen
Olympische Spelen en de Officiële sponsors
Characters en pictogrammen
Rule 40 en het Olympisch Handvest
Onze klanten
Abcor ABC-tje
ABCORS ABC nr 52 ABCORS ABC nr 52 Lees deze editie online »
Aanmelden nieuwsbrief »
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
IP Kennisquiz
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz: beschermingsomvang van een verwijzende handelsnaam

Ondernemer A start in 2018 een nieuw bedrijf onder de naam Mobility Next en “myrefurbishedcar.nl”. Beide handelsnamen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tevens wordt op 20 september 2018 de domeinnaam vastgelegd. Het bedrijf, gevestigd in Houten, biedt gebruikte, maar nog vrij nieuwe auto’s aan. De kwaliteit van deze middenklasse auto’s is vergelijkbaar met een nieuwe auto. Het gaat om duurdere occasions van net een paar jaar oud. Op 5 maart 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd waar het bedrijf zich ook presenteert onder de naam MRCar. Die naam wordt niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemer B registreert op 10 mei 2021 de domeinnaam en laat de handelsnaam inschrijven bij de KvK. Dit bedrijf, gevestigd in Berlicum, verkoopt veel oudere, goedkope gebruikte auto’s. Ondernemer A stelt dat ondernemer B met de naam MRCARS inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam MRCar. Eis: ondernemer B moet binnen 4 weken ieder gebruik van de naam MRCARS stoppen. Niet alleen de handelsnaam moet wijzigen, ook de website, het briefpapier, reclame, visitekaartjes et cetera. Daarnaast moet ondernemer B alle proceskosten betalen. Ondernemer B betwist dit. Hij stelt dat Ondernemer A geen handelsnaamrechten heeft op de naam MRCar. De naam staat namelijk niet ingeschreven bij de KvK. Op de website presenteert ondernemer A zich onder de naam My Refurbished Car. Daarnaast is de naam MRCar beschrijvend (heeft het weinig tot geen onderscheidend vermogen) en geeft het dus geen bescherming. Gelet op het totaal andere productaanbod (goedkope oude auto’s versus dure vrijwel nieuwe auto’s) en de andere regio (Houten en Berlicum liggen 50 km van elkaar) is er geen kans op verwarring. De eis moet worden afgewezen. Wie krijgt gelijk en waarom?
Speel de quizz
»