Home
Ons team
»
FAQ
»
Publicaties
»
IP-kennisquiz
»
Onze diensten
Merkennieuws
Machtsstrijd om de naam BDO, BDO accountants ten strijde tegen Banco de Orso (BDO) Machtsstrijd om de naam BDO, BDO accountants ten strijde tegen Banco de Orso (BDO)

Machtsstrijd om de naam BDO, BDO accountants ten strijde tegen Banco de Orso (BDO)

Het wereldwijde accountantskantoor BDO heeft de eerste ronde verloren in haar strijd tegen een Filippijnse bank, Banco de Orso over het gebruik van de naam BDO voor financiële diensten. Al eerder was BDO in het ongelijk gesteld bij de rechtbank in Hong Kong.  Die oordeelde dat in de logo’s wel dezelfde letters voorkwamen, maar dat deze toch dusdanig verschillen dat verwarring niet te verwachten is. Wat is de beste strategie; tijd voor de strijdbijl of  stille diplomatie?

Het accountantskantoor BDO gaat in 1963 van start als Binder Seidman International Group en komt voort uit een aantal accountantsbedrijven in Engeland, Nederland, Duitsland, Amerika en Canada. In 1973 wordt de naam gewijzigd in Binder, Dijker Otte & Co, oftewel BDO. Het kantoor is inmiddels wereldwijd actie en daarbij dient zich dus ook een probleem aan, namelijk een Filippijnse bank, die actief is onder de naam Banco de Orso (die dus ook de initialen BDO gebruikt).

In 2009 start BDO accountants een zaak tegen de Filippijnse bank en beroept zich hierbij op haar merkregistraties wereldwijd waaronder haar merk in de Filippijnen. Het Filippijnse merkenkantoor heeft echter het merk van BDO accountants geweigerd, vandaar de aanvullende claim op oneerlijke handelspraktijken. De grote pijn bij BDO zit in het feit dat de Filippijnse bank geld transacties aanbied op het Chinese vaste land onder de naam BDO. De Chinese markt is natuurlijk goud waard en zie hier een van de oorzaken van het conflict.

De eerste zaak speelt in Hong Kong. De rechtbank is daar heel duidelijk in. Alhoewel beide logo’s bestaan uit dezelfde initialen, zijn deze duidelijk anders. BDO gebruikt de contrasterende kleuren rood en blauw voor de letters, terwijl bij de Filippijnse bank blauwe, witte en gouden letters gebruikt. Daarnaast is er geen kans op verwarring. Als iemand al per ongeluk toch het verkeerde gebouw inloopt, dan komt die er toch wel heel snel achter dat het een bank is en niet een accountantskantoor. Niet alleen omdat de openingtijden van de bank op de deur staan, maar ook de naam Banco De Oro (aldus rechter Azibul Rahman Suffiad).

Merkrechtelijk gaat het in deze zaak eveneens mis. BDO heeft zijn eis gebaseerd op het gebruik van de naam BDO sinds 2004. Echter de Filippijnse bank BDO gebruikt de afkorting al sinds 1977, dus hier is duidelijk sprake van voor-voorgebruik. Het probleem is eigenlijk pas actueel geworden bij de naamswijziging in 2011, toen de Filippijnse accountantspartner Alba Romeo and Co op het internet de naamswijziging doorvoert van bdoalbaromeo.com naar bdo.net.ph (en ja die lijkt wel wat op die van Banco de Orso, die is namelijk bdo.com.ph).

Wat is nu het slimst, elkaar met rechtszaken wereldwijd bejegenen of stille diplomatie? Beide bedrijven zitten natuurlijk wel in de financiële wereld, echter de diensten zijn niet puur identiek. Beide bedrijven hebben wel veel goodwill opgebouwd in al die jaren, dus hakken in het zand en een loopgravenoorlog lonkt. Echter omdat het voor-voorgebruik per land kan wisselen, en de diensten niet identiek zijn, lijkt een schikking toch vooral een snellere en meer voor de hand liggende oplossing voor beide partijen.

merken

Merkinbreuk, merkkwesties en opposities
»


De laatste artikelen
Valse hoop beschrijvend merk
Social media en de Olympische Spelen
Olympische Spelen en de Officiële sponsors
Characters en pictogrammen
Rule 40 en het Olympisch Handvest
Onze klanten
Abcor ABC-tje
ABCORS ABC nr 52 ABCORS ABC nr 52 Lees deze editie online »
Aanmelden nieuwsbrief »
Volg Abcor
merkenbureau abcor op facebookmerkenbureau abcor op twitter merkenbureau abcor op linked in merkenbureau abcor op google plus
IP Kennisquiz
eiser
gedaagde
eiser
gedaagde

IP Kennisquiz: beschermingsomvang van een verwijzende handelsnaam

Ondernemer A start in 2018 een nieuw bedrijf onder de naam Mobility Next en “myrefurbishedcar.nl”. Beide handelsnamen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tevens wordt op 20 september 2018 de domeinnaam vastgelegd. Het bedrijf, gevestigd in Houten, biedt gebruikte, maar nog vrij nieuwe auto’s aan. De kwaliteit van deze middenklasse auto’s is vergelijkbaar met een nieuwe auto. Het gaat om duurdere occasions van net een paar jaar oud. Op 5 maart 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd waar het bedrijf zich ook presenteert onder de naam MRCar. Die naam wordt niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemer B registreert op 10 mei 2021 de domeinnaam en laat de handelsnaam inschrijven bij de KvK. Dit bedrijf, gevestigd in Berlicum, verkoopt veel oudere, goedkope gebruikte auto’s. Ondernemer A stelt dat ondernemer B met de naam MRCARS inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam MRCar. Eis: ondernemer B moet binnen 4 weken ieder gebruik van de naam MRCARS stoppen. Niet alleen de handelsnaam moet wijzigen, ook de website, het briefpapier, reclame, visitekaartjes et cetera. Daarnaast moet ondernemer B alle proceskosten betalen. Ondernemer B betwist dit. Hij stelt dat Ondernemer A geen handelsnaamrechten heeft op de naam MRCar. De naam staat namelijk niet ingeschreven bij de KvK. Op de website presenteert ondernemer A zich onder de naam My Refurbished Car. Daarnaast is de naam MRCar beschrijvend (heeft het weinig tot geen onderscheidend vermogen) en geeft het dus geen bescherming. Gelet op het totaal andere productaanbod (goedkope oude auto’s versus dure vrijwel nieuwe auto’s) en de andere regio (Houten en Berlicum liggen 50 km van elkaar) is er geen kans op verwarring. De eis moet worden afgewezen. Wie krijgt gelijk en waarom?
Speel de quizz
»